Altermútua, la millor Alternativa a Autònoms

PEP Lemon vs PEPSI: confusió de marques?

Per Jonatan Rigo García

Barcelona

Traducció per Xènia Giménez

Amb motiu de les últimes notícies sobre el cas, des d’El Jurista volem fer-nos ressò de la resolució i comparar-la amb els criteris seguits fins ara pels Tribunals.

El Conflicte que mantenen les mercantils Lemon Factory, S.L. i PepsiCo, inc. des de fa tres anys s’allargarà més, atès que el resoldrà finalment el Tribunal Suprem, segons ha indicat la companyia illenca en una roda de premsa, en conèixer la decisió de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Així ho ha confirmat la fundadora de la marca mallorquina, Carmen Verdaguer, que ha titllat la resolució del TSJIB de “reduccionista” i “poc argumentada”.

Després de l’oposició de Pepsi al registre de les marques Pep Lemon, Pep Cola, Pep Orange i Pep Toni i la consegüent denegació de la inscripció per part de l’OEPM, la companyia balear va decidir recórrer la decisió davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (previ recurs d’alçada davant la resolució de denegació, la qual no posa fi a la via administrativa) mitjançant un recurs contenciós-administratiu.

La Sentència argumenta que Lemon Factory “persegueix crear un efecte reflex en la ment del consumidor, que aprofita el coneixement notori del signe oponent per acollir el producte de la marca aspirant”. Això comporta un “comportament deslleial” que “està expressament prohibit per la Llei”.

Malgrat que segons el mateix Tribunal “el grafisme de la marca Pepsi no s’assembla en res, ni en dibuix ni en colors” al grafisme de la Pep Cola, afegeix que “n’hi ha prou amb la similitud denominativa per crear un dubte o una confusió en el consumidor”. Així, juntament amb “la coincidència en l’objecte del producte”, és a dir begudes refrescants, la Sentència argumenta la seva decisió de prohibir l’ús de la marca.

No satisfet amb això, potser conscient de la manca d’argumentació, el Tribunal fa un “gran” exercici de fonètica digne d’un doctor en filologia catalana i afegeix, en un intent de reforçar la seva motivació, que en català tant la “e” del nom propi Pep com la de Pepsi es pronuncien igual, amb “e” oberta. Curiós com a mínim.

De forma general, les prohibicions de marques s’estableixen en els articles 5 (prohibicions absolutes) i, més particularment, 6 a 10 (prohibicions relatives) de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques. En canvi, els requisits i el procediment per a la inscripció de la marca es preveuen en els articles 11 a 22 de la mateixa Llei i es desenvolupen reglamentàriament en el Reial Decret 687/2002, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques.

Amb la Llei de marques sobre la taula la Sentència sembla entrar en contradiccions, ja que s’apliquen d’una banda les prohibicions generals de l’article 6 (marques anteriors) i, de l’altra, les especials de l’article 8 (marques i noms comercials notoris i de renom), encara quan les segones exclouen les primeres.

Així, quan parla del grafisme de les marques oposades, la similitud denominativa i la coincidència en l’objecte del producte s’està referint a les prohibicions relatives de l’article 6 Llei de marques, és a dir, sosté que és aplicable perquè la simple semblança denominativa genera confusió en el consumidor. Però evita la reiterada jurisprudència del Tribunal Suprem segons la qual perquè es produeixi la prohibició general d’accés al Registre d’una marca, cal que concorrin les circumstàncies següents acumulades: a) que el nou signe resulti idèntic o semblant, des del punt de vista fonètic, gràfic o conceptual, amb una marca o nom comercial anteriorment sol·licitat o registrat; i b) que el nou signe tracti de distingir productes o serveis idèntics o similars als que empara la marca precedent, o guardin relació amb l’activitat emparada en el nom comercial ja registrat o sol·licitat. A diferència del que passa en casos especials -marca amb renom-, n’hi ha prou que no es doni una d’aquestes circumstàncies perquè desaparegui la prohibició i s’hagi de permetre l’accés al Registre de la marca sol·licitada (SSTS, Sala 3a, de 10 de novembre de 2007, 28 abril de 2008 i 4 i 6 de juny de 2008).

Per tant, en el cas que es presenta sembla evident la ruptura d’aquesta doctrina, ja que el mateix Tribunal admet que el grafisme de les dues marques “no s’assembla en res, en dibuix ni en colors”, de manera que ja quedaria fora del supòsit de l’article 6.1.a) Llei de marques. Sembla que, més endavant, intenta salvar aquest escull fent al·lusió a la semblança denominativa -ambdues marques inclouen la paraula “pep”, encara que en un context totalment diferent ja que el “Pep” de la marca aspirant fa referència a un nom propi molt comú en les Balears- i a la idèntica pronunciació de les dues paraules en català, extrem aquest últim totalment erroni i fora de lloc.

Font: PEPLEMON

Font: PEPLEMON

D’altra banda, es tracta la prohibició per marques notòries o de renom de l’article 8 Llei de marques quan s’argumenta que “s’aprofita del coneixement notori del signe prioritari”. Segons el precepte esmentat, es produeix la prohibició quan “l’ús d’aquesta marca pugui indicar una connexió (es refereix al risc de confusió-associació) entre els productes o serveis emparats per la mateixa marca i el titular d’aquells signes o, en general, quan aquest ús, realitzat sense justa causa, pugui implicar un aprofitament indegut o un menyscapte del caràcter distintiu o de la notorietat o renom d’aquests signes anteriors”. En aquests casos, segons el mateix Tribunal Suprem (STS, Sala 3a, d’11 de novembre de 2011), es trenca el principi d’especialitat, segons el qual l’ius prohibendi només abasta productes de la mateixa classe, i s’amplia la protecció de la marca prioritària sigui quin sigui el tipus de producte que vol designar la marca o signe en conflicte. Encara que això no és aquí rellevant, ja que tots dos productes pertanyen a la mateixa classe.

Com ja he esmentat abans, si es troba en els casos de l’article 8 Llei de marques, s’exclou l’aplicació dels articles 6 i 7, ja que són incompatibles, error en què també incorre la Sentència. A diferència del que passa en aquests dos, que han de concórrer tots els requisits, en el cas de les marques notòries o renom n’hi ha prou que se’n produeixi algun perquè actuï la protecció (STS Sala 3a, de 6 de juny de 2008).

Sobre el risc de confusió -sigui sobre marques anteriors o marques notòries o de renom, que inclou el d’associació, la doctrina jurisprudencial es revela més variada, afluixant o endurint els criteris segons el cas. Així, va des de la inadmissió de la marca aspirant “en no ser prou diferents les denominacions contraposades per no induir a confusió en el mercat, atesa la coincidència que les marques es refereixen a serveis similars, ja que es dedueix que es genera dilució o debilitament de les marques prioritàries” (STS, Sala 3a, de 11 de novembre de 2011 “EL CORTE INGLÉS VS INGLECOR”), fins a admetre la nova marca quan “tot i que les marques en licitació es refereixen als mateixos productes i ambdues presenten també una certa concomitància parcial en les seves respectives denominacions, es diferencien, però, fonèticament, en els termes inicials i en el fet que la sol·licitant incorpora un gràfic que no té l’altra. La comparació d’aquests dos signes no determinaria la prohibició de registre, ja que és absent el risc de confusió” (STS, Sala 3a, de 4 de maig de 2005).

En qualsevol cas es troba a faltar per part dels tribunals, i especialment de la Sentència objecte d’aquest article, una interpretació particular de cada cas sobre el risc de confusió (com bé fa l’anteriorment citada STS de 4 de maig de 2005) entre marques més enllà de la mera aplicació de la Llei objectivament, creant una sobreprotecció per a les marques notòries o de renom. Es produeix una  manca de “empatia” per part del jutjador en aquest cas, que no se sap posar en la pell del consumidor i accepta el risc de confusió de forma automàtica per una mínima similitud en la denominació de les marques sense tenir en consideració la quota de mercat de les dues marques, el seu àmbit geogràfic, el tipus de consumidor al qual van dirigides… entre d’altres factors.

Més enllà que els signes en conflicte s’assemblin (PEP-PEPSI) i designin productes similars (begudes refrescants que, per cert, s’allunyen abismalment l’una de l’altra en el seu procés de producció), des de la perspectiva d’un consumidor mitjà sembla evident que no hi ha risc d’associar la marca mallorquina amb la internacional (tot i que el TS en alguna ocasió hagi dit que “la notorietat en el coneixement d’una marca prèviament registrada per part dels destinataris dels sectors afectats no pot servir per minimitzar el risc de confusió que es generaria d’admetre la seva coexistència amb una altra”, STS d’11 de novembre de 2011), ni que hi hagi un aprofitament indegut de la reputació de la segona, atès que la venda de la primera es circumscriu exclusivament al territori balear.

Sembla que el TJIB, coneixedor d’aquestes circumstàncies, intenta salvar l’escull i justifica el risc de confusió per la similitud fonètica de totes dues. És un argument que potser valdria per a un castellanoparlant, ja que no fan distincions fonètiques amb la lletra “e” però no per a un catalanoparlant que, just al contrari del que assenyala erròniament el Tribunal, pronuncia la “e” d’ambdues paraules de manera diferent (“e” de Pep oberta i “e” de Pepsi tancada). Almenys això és així per a un catalanoparlant de Mallorca, condició que és del tot rellevant atès que tota la quota de mercat de la Lemon Factory resideix a les Illes.

 

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *