Per Jonatan Rigo
Advocat
En els últims temps s’ha vingut estenent una pràctica que, a la vegada que deslleial, suposa un conflicte amb el Dret de Propietat Intel·lectual, concretament amb el Dret de Marques. Aquesta conflictivitat sorgeix en gran manera a causa de la dissociació d’ambdues regulacions – Marques i Dominis – que segueixen camins paral·lels encara que, al meu entendre, pertanyen a la mateixa branca jurídica, això és el Dret de la Propietat Industrial juntament amb el Dret de la Competència.
Per què faig aquesta afirmació? No s’ha d’oblidar que el Dret Mercantil – i tot el Dret en general – està en constant canvi, no roman impassible davant els canvis sinó que s’adequa a la realitat social de cada moment. És per això que, malgrat que en un principi els Dominis van sorgir com una via per facilitar l’accés, a través d’Internet, a una xarxa determinada que no fos utilitzant el seu número d’IP – no ens posarem tècnics en aquest aspecte, resumint es pot dir que es van canviar números (IP) per lletres (DNS) –, avui dia impliquen molt més que un simple sistema d’identificació de llocs web accessibles al públic; en efecte, a causa de la internacionalització dels mercats i la cada vegada més senzilla accessibilitat als mateixos a través d’Internet per efectuar negocis, s’han convertit en una via més per a les persones (físiques i jurídiques), però sobretot per a les companyies, de diferenciar-se i mostrar-se al mercat a través del seu lloc web.
Seguint amb el fil de la qüestió, aquesta pràctica consisteix en que alguns tercers, coneixedors del més o menys prestigi del que gaudeix una marca comercial, aprofiten aquest coneixement per registrar de mala fe un domini web amb el nom de la marca o el signe distintiu que es tracti, si no ha estat ja registrat, per exigir al propietari d’aquell a pagar una suma de diners molt més elevada del que costaria el registre a fi de recuperar el domini que li correspondria. Aquesta activitat es coneix sota el nom de “Ciberocupació”.
Com ja s’ha esmentat, el problema prové en major part de les diferents vies de registre que segueixen l’un i l’altre, fruit d’una regulació divergent. Encara que la normativa en matèria de Propietat Intel·lectual és més o menys uniforme a nivell internacional, la solució dependrà de la regulació de cada país. Malgrat que lo habitual és seguir la regla del prior in tempore potior in iure, segons els criteris de la Política Uniforme de l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual i de l’ICANN se li ha de donar prioritat a les marques.
Per solucionar aquest conflicte es pot optar entre acudir a la jurisdicció dels tribunals sota la legislació del país que es tracti o bé acudir al mètode alternatiu de resolució de conflictes proposat per la Política Uniforme en aquells països que hagin decidit subjectar-se a aquests criteris.
En el cas dels dominis de primer nivell generals (gTLD) com per exemple “.com”, segons la clàusula de resolució de controvèrsies relatives a aquest tipus de dominis de la Política Uniforme, és obligatori per al titular del registre d’un nom sotmetre’s a aquest procediment. Però el que aquí interessa són els dominis de primer nivell territorials (ccTLD), concretament l’espanyol “.es”, i especialment els dominis de segon nivell (que de fet són el nom de la pàgina web que precedeix a el “.com” o “.es” o uns altres, com per exemple “eljurista.cat”) registrats sota un domini de primer nivell, doncs no és sinó amb aquests amb els quals sorgeixen les controvèrsies.
A Espanya, malgrat seguir en general els criteris i les pràctiques utilitzades en l’àmbit internacional (OMPI, ICANN), s’ha optat per una variant de la Política Uniforme per a la resolució de les controvèrsies. Aquest sistema es va aprovar per la Instrucció del Director General de l’Entitat Pública Red.es per la qual s’estableix el Reglament del procediment de resolució extrajudicial de conflictes per a noms de domini sota el codi de país corresponent a Espanya (“.ES”), procediment que ja havia previst la seva creació el Pla Nacional de Noms de Domini, el qual atorga a l’Entitat Pública Red.es la funció d’autoritat d’assignació de noms de domini sota el “.es”.
Aquesta variant es diferencia del procediment de la Política Uniforme essencialment en què mentre que en aquest es protegeixen únicament la violació de drets de marques davant un registre o l’ús de mala fe d’un nom de domini, en l’altre el demandant ha d’establir per què el domini constitueix una violació dels drets previs protegits a Espanya – és a dir que és necessari que el dret hagi estat registrat abans que el domini (tornem al prior in tempore potior in iure, cosa que no és estrictament necessari segons els criteris de l’OMPI) – el que no inclou només marques sinó qualsevol altre dret de Propietat Intel·lectual. En relació a les raons que ha d’al·legar el demandant, són idèntiques en un i altre sistema: que el nom de domini sigui idèntic o similar a una marca (en el cas d’Espanya a un dret previ) respecte de la qual el demandant tingui drets, per què es considera que el demandat no té drets o interès legítim sobre el nom de domini i per què es considera que el mateix ha estat registrat o utilitzat de mala fe.
A Espanya la demanda s’haurà de presentar davant un dels proveïdors de resolució extrajudicial de conflictes acreditats per l’Entitat Pública Red.es, com per exemple Adigital (Associació Espanyola de l’Economia Digital) o el propi Centre d’Arbitratge i Mediació de la OMPI.
D’altra banda és totalment legítim acudir als tribunals per a la resolució de la controvèrsia, amb l’afegit que, a diferència del procediment extrajudicial en el qual no es preveu cap tipus de compensació econòmica a l’afectat sinó que només s’obliga al registrador del domini conflictiu a donar-ho de baixa i registrar-ho a nom del demandant, es podrien obtenir indemnitzacions per danys i perjudicis (així es preveu en l’article 41.1.b) de la Llei de Marques, d’ara endavant LM). En concret la legitimitat ve atribuïda per l’article 34 LM que confereix al titular d’una marca registrada la facultat de prohibir a tercers usar el signe en xarxes de comunicació telemàtiques i en noms de domini.
En definitiva, un i un altre procediment tenen els seus avantatges i desavantatges i pertany al demandant la decisió d’optar per un o un altre. El que es pot extreure és que a priori no existeix cap mètode preventiu per impedir que algú registri un nom de domini (si no ha estat ja registrat) que coincideixi amb un altre signe distintiu doncs els registradors dels dominis no s’ocupen de vetllar per això (encara que el sol·licitant del registre sí que pot consultar prèviament l’existència d’una marca idèntica o similar, encara que evidentment aquest no és l’objectiu de la “Ciberocupació”); per tant, lo recomanable és registrar la marca (o dret) i el nom de domini corresponent a la mateixa al més aviat possible per quedar protegit si, d’ara endavant, es sofreix una violació en els seus drets conferits. En qualsevol cas la solució s’albira a posteriori, una vegada produït el conflicte.
